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弁理士の商標登録における役割とは?

1.弁理士とは

 「弁理士」とは、どういった仕事をする職業でしょうか?

 「弁理士」は〝知的財産に関する専門家〟です。

 弁理士は、国家資格であり、出願人を代理して特許庁への各種手続きを代行することが認められています。

 具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権といった知的財産権に関してのお客様からの相談に応じたり、特許庁へ出願をするための書類の作成、また出願後に必要となる対応等を代行します。

 弁理士を使用せず、出願人が自分で出願手続き等をすることもできますが、願書を記載するための細かいルール等に従って書類を作成する必要があり、また、登録できない理由が通知された場合にどういった対応をすべきかなど、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。

 このため、ご自分で出願をしても良いのですが、それが上手くいかなかった場合など、国家資格を有する弁理士への相談を検討すべきです。

 なお、弁理士について規定をしている「弁理士法」においては、弁理士について、以下の通り定められています。

  弁理士法

   第1条 弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。

 では、「知的財産」とは、一体どういったものがあるのでしょうか?

 代表的な商標権、特許権、意匠権、著作権については、以下の記事をご参照ください。

商標権・特許権・意匠権・著作権の違い

2.商標登録における弁理士の役割とは?

 商標登録に関して、弁理士は、出願をしたい依頼者を全面的にサポートします。出願前の各種相談や、出願をしたい商標の登録可能性についての事前調査の実施、出願書類の作成、出願後の特許庁とのやり取りや商標権登録後の権利行使に関しての相談など、その役割は多岐にわたります。

     【商標出願を弁理士に依頼した場合の流れ】

※上記の図の番号は、以下の各項目の記述と対応しております。

 

弁理士に依頼したときの費用

商標出願をし、順調に登録できた場合には、出願から登録までで大体65,000円程度の費用となります

ただし、特許庁より拒絶理由通知(登録できない理由の通知)があった場合など、特許庁に対して別途手続が必要となる場合には、そのための費用が追加で発生することがあります。

※1区分の指定で、登録料は10年分一括納付の場合。

(商標出願手続きに関連した費用の一覧)

項目 手数料 特許印紙代
①商標案についての相談・事前調査 ・zoom等による知財相談

10,000円~/30分

・商標調査報告書の作成

33,000円~(文字商標・1区分の場合)

なし
②商標登録出願(願書の作成)

③商標登録出願(指定商品・役務の選定)

④商標登録出願(特許庁へ提出)

・願書の作成~提出

手数料6,600円(1区分)

・安心フルサポートプラン

指定商品・役務の詳細な内容の検討や登録可能性の厳密な診断をご希望の場合のプラン

手数料 9,900円を加算(1区分毎)

12,000円(1区分)

2区分以上を指定の場合、1区分毎に8,600円が追加

⑤早期審査申請 ・早期審査申請のための資料の作成、提出

 手数料 33,000円

なし
⑥登録査定~登録料納付 ・登録料の納付

 手数料 16,500円 × 区分数

(10年一括納付でも、5年の分割納付でも手数料は同一)

区分数 × 28,200円

(10年一括納付の場合)

区分数 × 16,400円

(5年の分割納付の場合)

⑦拒絶理由通知

⑦(ア)意見書の提出

・意見書の作成、提出

 手数料 33,000円~

審査官の判断への反論を記載した意見書の作成、提出のための費用。

反論の内容によって手数料は変動。

なし
⑦拒絶理由通知

⑦(イ)手続補正書の提出

・手続補正書の作成、提出

 手数料 11,000円~

出願に係る指定商品・役務の内容を修正、削除するための費用。

手続補正書の内容によって手数料は変動。

なし

補正により区分が増加する場合には、8,600円(1区分あたり)。

⑧拒絶査定不服審判 ・審判請求に係る費用

 手数料 165,000円

また、手数料とは別に、成功報酬として 198,000円

55,000円(1区分の場合)

2区分以降、1区分追加ごとに40,000円

⑨審決等取消訴訟 内容により別途見積

 

①商標案についての相談・事前調査

商標案についての様々な相談や登録可能性に関しての事前調査をご希望の場合には、その旨をご連絡ください。

zoomや電話を使用しての知財相談では、さまざまなご疑問にご回答を差し上げます。

また、商標の登録可能性について疑問があるようであれば、商標調査報告書を作成させていただきます。 

 

②商標登録出願(願書の作成)

 ①の事前調査等により     似通った他者の先行商標が検出されなかった等で商標登録できる可能性があると判断した場合には、出願手続に進みます。

 商標登録出願には、特許庁の定めた様式に従った願書を作成する必要があります。当該願書の作成に当たっては、その様式や記載事項について細かい決まりがありますので、適切な内容となるよう、弁理士が願書を作成致します。

 

③商標登録出願(指定商品・役務の選定)

 商標登録出願の願書には、商標登録を受けたい商標のほか「指定商品・役務」を記載する必要が有りますが、弁理士が適切な指定商品・役務を選定・ご提案させていただきます。

 例)衣類品の場合は、「洋服」を指定する など

 この「指定商品・役務」についてですが、自由に記載できる訳ではなく、「政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない」(商標法第6条第2項抜粋)こととされています。

 具体的には、特許庁が作成・公表している「類似商品・役務審査基準」に基づいて区分等を選定し、記載することとなりますが、

   ・自社の製品やサービスがどの指定商品・役務に該当するのか、

   ・将来の事業展開も見据えてどの範囲まで指定をしておくべきか、

 といった事項について、弁理士が適切な指定商品・役務をご提案・選定させていただきます。

 

④商標登録出願(特許庁へ提出)

 作成した願書は、基本的にはオンラインで特許庁へ提出することとなりますが、弁理士が責任をもって特許庁へ提出させていただきます。

 また出願完了後は、出願日等が入った願書の写しを送付させていただきます。

 通常は、出願から約7か月~13か月で、特許庁による審査結果が通知されます。

 

⑤商標登録出願(早期審査申請)

 実際に、出願した商標を商品やサービスについて既に使用しており、そのことを資料で証明出来る場合には、その時点で早期審査申請をすることも出来ます。

 早期審査申請をした場合には、早期審査申請後、約2~3か月で特許庁による審査結果が通知されます(審査結果が出るまでの期間は特許庁の事務処理状況により変動します。)。

 早期審査申請にも提出書類の様式や細かい条件等が有りますが、弁理士が適切な早期審査申請書類を作成します。

 

⑥審査結果の通知(登録査定の場合)

 特許庁より、商標登録出願に対する審査結果が通知されます。

 無事に登録査定(登録できるとの内容)が通知された場合は、登録料を納入することにより、商標登録されます。

 

⑦審査結果の通知(拒絶理由通知の場合)

 残念ながら、何らかの理由で拒絶理由通知(登録できないとの内容)がされた場合であって、それでも登録を求めたい場合には、これに対応した以下の手続を検討することとなります。

 

 ア 意見書の提出

 弁理士が拒絶理由通知の内容を見た上で、審査官へ反論をすれば商標登録できる可能性があると判断した場合には、審査官への適切な反論を記載した「意見書」を作成、提出させていただきます。

 例えば、拒絶理由通知書によって似通った他者の先行商標の存在が指摘されたが、同様のケースにおける他者の登録例があることから反論の余地がある場合や、出願した商標に識別力がない(商品の品質や役務の質を表す一般的な言葉であり、商標としての機能を発揮できないものである)との判断がされたが、商品の品質等を表すとまでは言えないといった場合に想定される対応となります。

 意見書の提出を受けた審査官は、その内容を見て、商標登録の可否を再度審査することとなりますが、反論が認められるかどうかは、審査官によります。

 登録査定を受けられるよう、説得力のある意見書を弁理士が作成します。

 

 イ 手続補正書の提出

 拒絶理由通知の内容を見た上で、一部の指定商品(指定役務)を削除・限定すれば登録できると考えられる場合には、弁理士が、指定商品(指定役務)の一部を削除・限定するための手続補正書を作成、提出いたします。

 似通った他者の先行商標があるといった拒絶理由が通知された場合には、当該他者の先行商標と重複する指定商品・役務を削除することで、残った指定商品・役務について登録を受けることが出来る場合がありますが、そういった場合に想定される対応となります。

 具体的にどの指定商品・役務が重複しているかについては、特許庁が作成・公表している「類似商品・役務審査基準」に基づいて判断する必要がありますが、弁理士が削除すべき商品・役務を選定の上、適切な手続補正書を作成させていただきます。

 

⑧拒絶査定不服審判の請求

 ⑦により拒絶理由通知がされた場合であって、意見書を提出しても特許庁の判断が覆らなかった場合には、特許庁による「拒絶査定」(登録できないとの審査結果)がなされますが、当該特許庁の決定について納得がいかず、さらに商標登録を求めたい場合には、特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求することが出来ます。

 同審判を請求するための審判請求書には、拒絶査定を取り消すべき理由等を記載することとなりますが、弁理士が説得力のある審判請求書を作成するとともに、審判請求後の特許庁とのやり取りなどを代理いたします。

 拒絶査定不服審判においては、担当の審査官個人ではなく、特許庁の複数の審判官により構成された合議体が審査を行うこととなり、より慎重な審査が期待できます。

 

⑨審決等取消訴訟の提起

 ⑧による拒絶査定不服審判においても登録出来なかった場合であって、さらに商標登録を求めたい場合には、知的財産高等裁判所へ審決等取消訴訟を提起することが出来ますが、その場合に訴訟代理人として、訴状や準備書面の作成・提出、口頭弁論への出席等を行います(一定の試験に合格した弁理士であれば、訴訟代理人として審決等取消訴訟の手続きを代理することができます。)

 なお、審決等取消訴訟においては、裁判所が、特許庁の”登録できない”との審決が適切かどうかを判断することとなります。

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