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商標の国際出願についてー個別出願とマドプロ出願ー

海外でビジネスを展開するためには、その国での商標の権利取得について検討する必要があります。外国で商標を登録するには2つの方法があります。
この記事では、商標の国際登録について説明します。

1.海外で商標登録をする必要性

海外における商標の保護は、属地主義(その国の範囲内でのみ保護されること)となっているため、その国の法律に基づく保護が必要になります。日本で商標登録をした場合、その効力は日本国内に限定されますので、国際的に模倣品や偽造品対策をするには、従来は各国の所管官庁に対して直接商標の保護を求める方法しかありませんでした。

しかし現在では、国際事務局に商標の国際登録をすることによって、日本で商標登録した商標が、海外でも保護されるようになります。

実際、ある商品名を日本で商標登録し、その商品がヒットしたため海外展開をしようとしてその国で商標検索をしたところ、すでにその商標が第三者に登録されており、やむを得ず海外で販売する際の名称を変更したという事例があります。

また、海外での第三者による商標の無断登録を無効にするために、莫大な費用と時間がかかったという事例もあります。このような事態を避けるためには、海外における商標登録出願の戦略を早期に立てる必要があります。

2.海外で商標登録出願をするには

海外で商標登録出願するためには、以下の2つの方法があります。一つ目は、各国別に出願する方法です。二つ目は、マドリッド協議議定書に基づく国際登録出願であり、一般的にマドプロ出願と言われています。

マドプロ出願は、日本の商標出願・登録に基づき、日本の特許庁を通じて複数の国の商標登録出願を一括して行う制度です。

 

各国への出願とマドプロ出願では、必要な経費、出願手続の簡易さ、必要な審査期間、権利の一括管理などの面で違いがあります。複数国の各国への出願に比べ、マドプロ出願の方が国際登録時の手間が省け、費用も安く、登録後の管理がしやすくなります。

(「商標の国際登録制度 活用ガイド」(特許庁)より)

3.各国への個別出願について

個別出願の場合、それぞれの国で手続を行うため、登録したい国ごとの様式に従い、各国の言語で書類を作成する必要があります。また、各国での料金支払手続を要し、国が増えればそれだけ費用や手間がかかってしまいます。

一方、国によって異なりますが、登録したい国数が2、3カ国程度までであれば、マドプロ出願をするよりも個別出願の方が費用が抑えられるとみられています(各国の費用が異なり、代理人費用のウェイトも大きいため、一概にはいえません)。

また、マドプロ出願は、日本での出願(基礎出願)または登録商標(基礎登録)を基にしますので、商標や指定商品役務の内容、出願人の相違、あるいは基礎出願から変えたい場合などは、個別で出願する必要があります。
マドプロ非加盟国(地域)*1が対象の場合は、当然個別に出願する必要があります。(*1たとえば台湾、香港、マカオ、ミャンマーなど)

また、案件によっては、その国での出願内容や権利関係などについてきめ細かい対応を要するなど、はじめから現地代理人を通じての出願を依頼した方が良い場合があります。

4.マドプロ出願についての概要

商標の国際登録(マドリッド制度:通称マドプロ)とは

マドプロは、マドリッド協定議定書(及びマドリッド協定)に基づく商標の国際登録のことであり、スイス国ジュネーブのWIPO(世界知的所有権機関)が国際事務局として管理しています。世界中の国で商標の登録・管理を簡便かつ経済的に行える制度です。単一の通貨(スイスフラン)による1つの出願手続で、最大125カ国に及ぶ109の加盟メンバー(2021年10月時点)での保護を申請することができます。また、国際登録簿による一元管理により、変更・更新・保護を求める国の追加も1つの手続で行うことができます。(https://www.wipo.int/madrid/ja/

国際登録は単に国際事務局の管理する登録簿に記録されたことを意味し、直ちに全ての加盟国で保護が約束されるわけではありませんが、指定した国(事後的に指定を追加することも可)の官庁に指定があった旨の通知が送られ、各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をした上で、保護ができないときは出願人にその旨の通知をします。(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/seido/madopro_beginner.html

<メリット>
・各国で異なる手続きを経由しなくとも、日本の特許庁を通じて一括して1通の出願書で出願を行えること
・一つの言語(日本の特許庁を通じて手続をする場合は英語)で手続が完了するため、各指定国に翻訳を提出する必要がないこと、各国代理人を通じる必要がないこと
・各国の審査期間が、国際事務局の通知日から1年(若しくは18月)以内と決められており、審査が早いこと
・事後指定手続を行うことにより、国際登録出願時に指定しなかった国や、新規加盟国に対しても保護の拡張ができること
・国際登録の存続期間は国際登録日から10年間で、更新等の手続は国際事務局に1通の書類で行えるため、一括管理できること
・各国への個別出願の場合、各国ごとの翻訳料及び代理人手数料が発生しますが、マドプロ出願の場合、基本的には各国で代理人を選定しなくても良いため、総額で大幅な経費削減が可能

<デメリット>
・指定国が少ない(1~2カ国)の場合、個別出願に比してもあまり手間や費用面のメリットがないこと
・指定国での審査の結果、登録を拒絶する旨の通知がきて当該国の代理人による手続が必要となる場合は、別途経費が発生するという点は個別出願の場合と同じ
・国際登録日から5年を経過する前に基礎となる商標が拒絶されたり無効になったりした場合、国際登録された商標も取り消されてしまうため(セントラルアタックと言います)、この点に注意が必要(※救済措置もあります)。

5.マドプロ出願の要件

<要件>
マドプロ出願をするためには、以下の要件を満たす必要があります。これらの要件を満たすことで、国際事務局を通じた一括手続・管理が担保されます。

(1)日本ですでに商標出願、または商標登録されているものであること(基礎出願、基礎登録)
(2)マドプロ出願をする商標が、日本で出願または登録している商標と同一であること
(3)マドプロ出願の名義人が日本の基礎出願・基礎登録の名義人と同一であること
(4)マドプロ出願において指定する商品・役務が、基礎出願・基礎登録の指定商品・役務と同一またはその範囲内であること

 

<マドプロ出願の流れ>

https://www.wipo.int/madrid/ja/how_madrid_works.html

ステージ 1 – 各国官庁を通じた出願(本国官庁)
 国際商標登録出願をするにあたって、まず本国官庁へ商標登録又は商標登録出願をする必要があります。
 cotobox提携事務所では、日本特許庁(本国官庁)への出願書類の作成から出願手続を承っております。

ステージ 2 – WIPOにおける方式審査
 WIPOでは国際登録出願に関する方式審査のみを行います。方式審査の後、国際登録商標の内容が国際登録簿に記録され、公報が発行されます (WIPO Gazette of International Marks)。 WIPOは、名義人(出願人)に対して国際商標登録証を通知し、指定国官庁に対しては登録の通報を行います。
 cotobox提携事務所では、WIPO事務局からの通知などを受領し、必要な応答手続についても承っております。

ステージ 3 – 各国官庁における実体審査 (指定国官庁)
 国際登録について領域指定を受けた指定国官庁は、各国の法令に従い、一定の期間(12ヶ月又は18ヶ月)内に登録の可否について判断する必要があります。WIPOは、各国でなされた判断について国際登録簿に記録を行い、名義人にその結果を通報します。
 cotobox提携事務所では、WIPO事務局からの通報などを受領し、必要な応答手続について、現地代理人と連携するなどの対応も承っております。

各国官庁が保護を認める旨の判断をした場合は、保護認容声明が発行(権利有効)されます。
国際登録の存続期間は10年です。名義人は10年毎にWIPOに直接更新の手続を行うことにより、指定国を一括に更新することが可能です。

6.まとめ

以上のように、個別出願とマドプロ出願いずれもメリット、デメリットがありますので、制度を理解し、どちらの方法を利用すべきか検討する必要があります。cotobox提携事務所では、海外での商標登録出願に関するご相談も承っております。


マドプロ出願あるいは現地代理人を通じた個別出願による海外での出願をご希望の方はぜひご相談ください。

 

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