海外でビジネスを展開するためには、進出する国で商標権を取得することを検討する必要があります。
そして、外国で商標を登録するには３つの方法があります。
この記事では、海外で商標登録する方法についてメリットとデメリットを挙げ、日本と海外では商標制度がどのように違うのかを解説いたします。
◇目次
１．海外で商標登録をする必要性
海外における商標の保護は、属地主義（その国の範囲内でのみ保護されること）のため、その国の法律に基づく保護が必要になります。
日本で商標登録をした場合、その効力は日本国内に限定されますので、国際的に模倣品や偽造品対策をするには、従来は各国の所管官庁に対して直接商標の保護を求める方法しかありませんでした。
実際、ある商品名を日本で商標登録し、その商品がヒットしたため海外展開をしようとしてその国で商標検索をしたところ、すでにその商標が第三者に登録されており、やむを得ず海外で販売する際の名称を変更した事例があります。
また、海外での第三者による商標の無断登録を無効にするために、莫大な費用と時間がかかったという事例もあります。
このような事態を避けるためには、海外における商標登録出願の戦略を早期に立てる必要があります。
2．海外で商標登録出願をするには
海外で商標登録出願するためには、以下の３つの方法があります。
一つ目は、［各国別に商標出願する方法］です。
二つ目は、日本の商標出願・登録に基づき、日本の特許庁を通じて、複数の国の商標登録出願を一括して行う［マドプロ出願（マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願）］です。
三つ目は、欧州連合（EU）加盟国全域に一括で商標登録するための［欧州連合商標出願（EUTM出願）］です。
それぞれのメリットとデメリットをまとめました。
(1)各国への個別出願
個別出願の場合、商標登録したい国の所管官庁に対して、直接、出願手続を行います。このため、登録したい国ごとの様式に従い、各国の言語で書類を作成する必要があります。
＜メリット＞
- 登録したい国数が2、3カ国程度までであれば、マドプロ出願をするよりも個別出願の方が費用が抑えられる場合が多い（ただし、国によって費用が異なり、代理人費用のウェイトも大きいため、この限りでない場合もあります）
- 国によって商標や指定商品役務の内容、出願人を変えることができる（マドプロ出願は、日本での商標出願・登録を基とし、変更ができない）
- マドプロ非加盟国（地域）*1で商標権を取得したい場合は、当然個別に出願する必要がある（*1たとえば台湾、香港、マカオ、ミャンマーなど）
- 各国の現地代理人を通じての出願となるため、その国での出願内容や権利関係などについてきめ細かい対応が可能
＜デメリット＞
- 商標権を取得したい国ごとに現地代理人が必要となるため、国が増えればそれだけ費用や手間がかかる
(2)国際登録(マドリッド制度を利用した商標登録)
マドプロは、マドリッド協定議定書（及びマドリッド協定）に基づく商標の国際登録のことです。
マドリッド協定議定書は、スイス国ジュネーブのWIPO（世界知的所有権機関）が国際事務局として管理する国際登録簿に国際登録を受けることで、指定締約国において商標の保護を確保できることを定めた条約です。
マドプロ出願を利用することで、世界中のマドプロ加盟国(128カ国に及ぶ112の加盟メンバー※2022年7月時点)における商標の登録・管理を行えます。
なお、国際登録は単に国際事務局の管理する登録簿に記録されたことを意味し、直ちにすべての加盟国で保護が約束されるわけではありませんが、指定した国（事後的に指定を追加することも可）の官庁に指定があった旨の通知が送られ、各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をした上で、保護ができないときは出願人にその旨の通知をします。
＜メリット＞
- 手続きが簡便
日本の特許庁を通じ、複数の国に対して一括して手続きができる-
- 国際事務局への費用の納付は、単一の通貨（スイスフラン）で済む
- 一つの言語（日本の特許庁を通じて手続をする場合は英語）で手続が完了するため、各指定国に翻訳を提出する必要がない
-
- 経済的
マドプロ出願では、基本的には各国で代理人を選定しなくてもよいため、各国への個別出願の場合にかかる現地の代理人の報酬や翻訳料等がかからず、総額で大幅な経費削減が可能 - 審査が早い
各国の審査期間が、国際事務局の通知日から1年(若しくは18月)以内と決められいる - 権利の一括管理ができる
更新等の手続は1通の書類で行える
＜デメリット＞
- 指定国が少ない（1～2カ国）の場合、個別出願に比してもあまり手間や費用面のメリットがないこと
- 指定国での審査の結果、登録を拒絶する旨の通知がきて当該国の代理人による手続が必要となる場合は、別途経費が発生するという点は個別出願の場合と同じ
- 国際登録日から５年を経過する前に基礎となる商標が拒絶されたり無効になったりした場合、国際登録された商標も取り消されてしまうという「セントラルアタック」に注意が必要（※救済措置もあります）
＜マドプロ出願の要件＞
マドプロ出願をするためには、以下の要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たすことで、国際事務局を通じた一括手続・管理が担保されます。
（１）日本ですでに商標出願、または商標登録されているものであること（基礎出願、基礎登録）
（２）マドプロ出願をする商標が、日本で出願または登録している商標と同一であること
（３）マドプロ出願の名義人が日本の基礎出願・基礎登録の名義人と同一であること
（４）マドプロ出願において指定する商品・役務が、基礎出願・基礎登録の指定商品・役務と同一またはその範囲内であること
(3)EUTM出願について
欧州連合（EU）で商標権を取得したい場合、EU各国へ個別出願する方法のほか、EU加盟国全域に対して一括で出願する欧州連合商標出願（EUTM出願）があります。
なお、EU加盟国は2022年時点で27カ国であり、EU非加盟国である英国、スイス、ノルウェー、アイスランドなどについては、EUTM出願ではカバーできません。
＜メリット＞
- 欧州連合知的財産庁（EUIPO）へ一括して１通の出願書での手続で、EU加盟国全域での商標登録が受けられる
- 現地代理人も1か所で済むため、EU各国へ個別出願するより費用が削減できる
- 商標の不使用は登録取消の原因となるが、EU加盟国のうち1か国でも使用していれば、不使用による登録取消の対象とならない
＜デメリット＞
- EU加盟国のうち1か国でも拒絶となると、その効力がEU加盟国全体に及ぶ。この場合は、各国への個別出願へ移行することは可能だが、新たに各国での現地代理人費用がかかる
- EU加盟国全域に対しての登録となるため、EU加盟国のうち数か国を指定しての登録はできない。
- EUTM出願では、絶対的拒絶理由（識別力など商標自体による拒絶理由）は審査されるが、相対的拒絶理由（他人の先行商標による拒絶理由）は審査されないため、後から類似の先行商標が見つかり異議申立や商標権侵害の訴えなどがあるリスクもある
3．商標制度における日本と海外の違い
商標制度は、各国において異なっています。
日本と海外の商標制度の違いについてご紹介いたします。
［登録主義と使用主義］
登録主義は、商標を使用しているか否かによらず、登録することにより商標権を発生させる考え方です。日本をはじめ、中国、欧州各国など、多くの国では登録主義が採用されています。
これに対して使用主義は、実際に商標を使用することによって商標権が発生するという考え方です。
アメリカでは使用主義が採用されているため、商標の使用証拠を提出しなければ、商標登録を受けることができない場合もあります。
なお、マドプロ出願では登録時の使用証拠の提出は不要ですが、登録から５～６年後に使用証拠の提出が必要となります。
なお、日本の商標制度にも、使用主義の考え方が一部取り入れられています。
例えば、商標登録を受けた後、登録商標が一定期間使用されていない場合には、登録取消を請求できる不使用取消審判の制度が設けられています。
［先願主義と先使用主義］
先願主義は、最も先に出願した者に商標登録が認められるという考え方です。
すなわち、他者が先に使用していた商標であっても、自分が先に出願すれば商標登録を受けることができます。
日本をはじめ、中国、欧州各国など、多くの国では先願主義が採用されています。
これに対して先使用主義は、先に商標を使用していた者に登録が認められるという考え方です。
すなわち、同じタイミングで類似した商標が出願された場合には、先に使用した出願人に登録が認められます。アメリカでは先使用主義が採用されています。
［審査主義と無審査主義］
審査主義は、出願された商標について、法定の登録要件が実質的に備わっているか審査する考え方です。日本をはじめ、中国やアメリカでも審査主義が採用されています。
これに対して無審査主義では、出願の方式的な要件や絶対的拒絶理由（識別力など商標自体による拒絶理由）は審査されるものの、相対的拒絶理由（他人の先行商標による拒絶理由）は審査されません。
相対的拒絶理由に該当するかどうかは、登録後の異議申し立てや訴訟などで判断されます。上述したEUTM出願やフランス、イタリアなどでは、無審査主義が採用されています。
［一出願多区分制］
現在、日本の商標制度では、一つの出願において複数の区分を指定することができ、一出願多区分制と呼ばれます。
これに対して、一つの出願において一つの区分のみの指定とする、すなわち区分ごとの出願とする制度は、一出願一区分制と呼ばれます。以前は、日本では一出願一区分制が採用されていました。
一出願多区分制では、多数の区分を指定しても出願手続を一つにまとめられるので、管理が簡単であり、費用が安く済むというメリットがあります。現在では、多くの国において一出願多区分制が採用されています。
しかし、多数の区分をまとめて出願した場合、拒絶理由のある区分が１つでもあると、出願全体として登録が認められず、中間対応が必要となるため、拒絶理由のない区分の登録が遅くなるというデメリットもあります。
このため、必要に応じて、あえて区分ごとに出願するケースもあります。
4．まとめ
以上のように、海外での商標登録方法には、個別出願、マドプロ出願、EUTM出願があり、いずれもメリット、デメリットがあります。
また、日本と海外での商標登録制度の違いもあります。
このため、種々の制度を理解し、どのような出願方法を利用すべきか検討する必要があります。
cotobox提携事務所では、海外での商標登録出願に関するご依頼も承っておりますので、ご希望の方はぜひご相談ください。